Теоретичні та практичні аспекти передання прав на об’єкти інтелектуальної власності



Скачати 37,79 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір37,79 Kb.

Теоретичні та практичні аспекти передання прав на об’єкти інтелектуальної власності

  • Семінар для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів України
  • з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій
  • та інноваційної діяльності
  • 25 квітня 2016 р.

  • Стаття Конституції України 41 - “Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності”;
  • Міжнародні договори України та Конвенції, до яких Україна приєдналась у встановленому порядку;
  • Цивільний Кодекс України, Глава 75 - “Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності”;
  • Профільні законодавчі акти з питань інтелектуальної власності;
  • Підзаконні нормативно-правові акти.
  • Правові підстави розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Профільні закони в сфері інтелектуальної власності

  • Стаття 28 Закону України від 5 грудня 1993 року N 3687-XII “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” - власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.
  • Стаття 16 Закону України від 15 грудня 1993 року N 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” - власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору а також має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
  • Закон України від 23 грудня 1993 року N 3792-XII “Про авторське право і суміжні права” Статті 31; 32 - автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору (статті 31 та 32).

Розподіл зареєстрованих договорів щодо розпоряджання майновими правами промислової власності за об’єктами

  • Вид договору
  • Кількість реєстрацій
  • Винаходи
  • Корисні моделі
  • Промислові зразки
  • Знаки для товарів і послуг
  • Всього
  • 2014
  • 2015
  • 2014
  • 2015
  • 2014
  • 2015
  • 2014
  • 2015
  • 2014
  • 2015
  • Всього, в т.ч.
  • 146
  • 179
  • 120
  • 121
  • 108
  • 107
  • 1776
  • 1679
  • 2150
  • 2086
  • невиключні ліцензії
  • 3
  • 1
  • 16
  • 2
  • 2
  • 3
  • 88
  • 74
  • 109
  • 80
  • виключні ліцензії
  • 2
  • -
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 43
  • 30
  • 49
  • 34
  • одиничні ліцензії
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • передача права
  • 96
  • 103
  • 66
  • 51
  • 105
  • 103
  • 1645
  • 1575
  • 1912
  • 1832
  • “відкриті” ліцензії
  • 45
  • 75
  • 35
  • 65
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 80
  • 140

Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності

  • ліцензійний договір;
  • договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
  • інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Договори щодо відчуження майнових прав інтелектуальної власності

  • Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
  • Договір щодо передання майнових прав на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору;
  • Договір щодо передання майнових прав на об’єкт, створений за замовленням;
  • Установчі договори щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості внесків до статутного фонду господарських товариств;
  • Договір застави;
  • Інші договори.

Договір про передання виключних майнових прав ІВ

  • За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.
  • Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.
  • Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта порівняно з становищем, передбаченим законодавством, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Передання прав на об'єкт, створений при виконання трудового договору

  • Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.
  • Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.
  • Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

У випадку співволодіння правами інтелектуальної власності

  • У випадку співволодіння охоронним документом такий об’єкт є спільною частковою власністю роботодавця та автора. Частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними. У разі відсутності угоди між співвласниками щодо визначення їх взаємовідносин при використанні об’єкту, кожен має право:
  • особисто використовувати об’єкт промислової власності за своїм розсудом;
  • самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту/свідоцтва;
  • доходи від реалізації майнових прав будуть розподілятись між працівником і роботодавцем порівну;
  • але жоден із співвласників не має права без згоди решти власників патенту/свідоцтва:
  • - давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання об’єкту інтелектуальної власності іншій особі;
  • - передавати право власності на цей об’єкт.

Договори, щодо надання дозволу на використання об’єкта інтелектуальної власності

  • Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • Ліцензійний договір;
  • Авторський договір;
  • Договір комерційної концесії (франчайзингу)

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

  • Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).
  • Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.
  • За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Ліцензійний договір

  • За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
  • У випадках укладенння субліцензійного договору, відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Обов’язкові умови ліцензійного договору

  • вид ліцензії;
  • сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо);
  • розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір;
  • для торговельних марок – що якість товарів і послуг, виготовлених під ліцензією не буде нижчою від якості товарів власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Особливості ліцензійного договору

  • Якщо інше не встановлено ліцензійним договором, вважається, що надається невиключна ліцензія;
  • Предметом договору не можуть бути права на використання об'єкта ІВ, які на момент укладення договору не були чинними;  
  • Права на використання об'єкта ІВ та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату;
  • У разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються права на використання об'єкта ІВ, дія ліцензії поширюється на територію України;
  • Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Передання прав чи ліцензія?

  • Передання прав
  • Ліцензія
  • Немає потреби впроваджувати розробку у виробництво;
  • Відразу отримуються гроші, незалежно від фінансової успішності винаходу;
  • Немає зобовязань по захисту порушених прав;
  • Не виникає обовязків по супроводженню винаходу;
  • Відсутність відповідальності за контроль якості продукції
  • Зберігається титул власника прав
  • Не виникає питань щодо створення похідних обєктів
  • Можливість отримувати платежі в залежності від успішності впровадження
  • Зберігається контроль за обєктом
  • Можливість розірвання договору та повернення контролю над обєктом

Класифікація ліцензій (ліцензійних договорів)

  • 1. За предметом ліцензії:
  • Патентні ліцензії (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок);
  • Ліцензії на торгівельні марки;
  • Ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем;
  • Ліцензії на “ноу-хау” (комерційну таємницю);
  • Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин);
  • Ліцензії на використання об’єктів авторського права.
  • 2. За обсягом прав:
  • Виключні;
  • Невиключні;
  • Одинична
  • 3. За способом охорони:
  • Патентні;
  • Безпатентні;
  • Комплексні.
  • 4 За видами ліцензії:
  • Обов’язкові;
  • Відкрита;
  • Примусова;
  • Пакетна;
  • Перехресна
  • 5. За суб’єктами ліцензування:
  • Особиста ліцензія;
  • Ліцензії підприємств;
  • Ліцензії корпорації (концерну);
  • Ліцензії держав;
  • Субліцензії.

Відкрита ліцензія

  • Заява власника патенту, яка відображає волю власника надати будь-якій особі дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі, промислового зразка).
  • При наявності такої заяви особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, укладає з власником патенту не ліцензійний договір (з усіма його реквізитами), а лише договір про платежі.
  • Збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків з року, наступного за публікацією такої заяви.
  • У випадку, якщо ніхто не виявить бажання скористатися відкритою ліцензією можна подати клопотання про її анулювання.

При укладанні ліцензійних договорів доцільно передбачати ряд специфічних умов, таких як:

  • при укладанні ліцензійних договорів виключної ліцензії обов’язково найменувати їх, як такі;
  • у випадку, якщо ліцензіар незважаючи на видачу виключної ліцензії, має намір самостійно використовувати об’єкт шляхом користування ним, то він повинен це прямо обумовити договором;
  • у випадку, коли ліцензіар ще до надання виключної ліцензії на певній території сам використовував об’єкт інтелектуальної власності, доцільно фіксувати в договорі ясні та зрозумілі умови про види та подальші обсяги використання такого об’єкту;
  • передбачати в договорах положення, згідно якого ліцензіат зобов’язаний інформувати ліцензіара про усі випадки порушення прав, що сталися на території, на яку йому видана ліцензія та в термін дії цієї ліцензії, а також зобов’язати ліцензіата здійснювати заходи щодо спостереження за ринком з метою виявлення порушень;
  • відображати в договорі не тільки право, а й обов’язок володільця виключної ліцензії здійснювати заходи для припинення порушення прав, і якщо необхідно, подання позовів.

При укладанні ліцензійних договорів доцільно передбачати ряд специфічних умов, таких як:

  • не просто передавати право виробництва товару під ліцензією, а й детально обумовлювати в договорі умови виробництва. Так, якщо ліцензіатом є фізична особа або конкретне підприємство, в договорі має бути передбачено, що ліцензіат має право використовувати ліцензію лише на певному підприємстві чи навіть на певній виробничій лінії;
  • окремо обумовлювати в ліцензійному договорі питання, що субліцензія можлива за погодженням персонально особи субліцензіата з ліцензіаром;
  • необхідно відображати в ліцензійному договорі, який передбачає відрахування ліцензіатом роялті в розмірі, залежному від обсягу виробництва чи реалізації продукції, положення про те, що ліцензіар має право отримувати відрахування і від виготовлених та реалізованих субліцензіатом товарів.
  • договором доцільно точно обумовити передачу носіїв інформації та документації, їх перелік і обсяг та забезпечення ліцензіата документацією і інформацією в такому обсязі, щоб спеціаліст у відповідній галузі, маючи необхідне устаткування міг здійснити виробництво продукції;
  • недостатньо просто відобразити положення про супроводження та консультування, необхідно передбачати, чиїми коштом буде здійснюватись надання таких послуг, що буде входити до їх складу, терміни надання консультацій з моменту звернення ліцензіата, строк забезпечення підтримки та її обсяг;

При укладанні ліцензійних договорів доцільно передбачати ряд специфічних умов, таких як:

  • ліцензіар по договору має відповідати за функціональність об’єкта інтелектуальної власності, тобто за те, що він відповідає вимогам, які ставляться за визначенням до такого об’єкта;
  • при виникненні обставини, що негативно можуть впливати на права ліцензіата або на стан ринку продукції, в договорі доцільно передбачати можливість адекватного зменшення ліцензійних платежів або навіть їх припинення та розірвання договірних відносин;
  • в договорі, необхідно відображати питання розділення відповідальності ліцензіара та ліцензіата перед третіми особами за дефекти продукції за ліцензією;
  • договором встановити, що ліцензіар несе відповідальність за технічну функціональність продукції та за можливість її відтворення;
  • якщо ліцензійний договір базується на тісному співробітництві партнерів, то підставою для розірвання договору може бути втрата взаємної довіри;
  • якщо зміст ліцензійної угоди неможливо пояснити однозначно, приймається пояснення, яке є більш вигідним для автора (винахідника), чи особи, яка володіє майновими правами інтелектуальної власності.

Договір комерційної концесії (франчайзингу)

  • Передаватись можуть як зареєстровані так і не зареєстровані об’єкти, комерційний досвід, ділова репутація та т.і.
  • одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.
  • Предметом договору - право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.
  • Сторонами в договорі можуть бути виключно фізичні та юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.
  • Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Державна реєстрація передачі прав та ліцензійних договорів на об’єкти інтелектуальної власності

  • Об'єкти промислової власності
  • Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей ) - 1 прим.;
  • Договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
  • Документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей - 1 прим.;
  • Довіреність,
  • Заяву про внесення до реєстру відомостей про передачу права (видачу ліцензії). Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).
  • Об'єкти авторського права
  • Заява, викладену українською мовою, за затвердженою формою;
  • Примірник твору у матеріальній формі;
  • Примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору;
  • документ про сплату збору, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;
  • довіреність, оформлену в установленому порядку
  • До заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму, крім того, додається настанова щодо використання програми.

Дякую за увагу !!!

  • Дмитришин Володимир Степанович
  • (044)225-08-47
  • (050)359-70-33
  • (067)408-78-94
  • dmitrishin@ukrintei.ua


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка